Le seul dépôt d’une marque ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon (revirement)

Com 13 oct. 2021 FS+B n°19-20.504  
Com. 13 oct. 2021 FS-D n°19-20.959

C’est ce que la Cour de Cassation a retenu au sein de deux décisions en date du 13 octobre 2021, opérant ainsi un revirement de jurisprudence en matière de droit de la propriété intellectuelle.

En effet, il était de jurisprudence constante que le dépôt à titre de marque d'un signe contrefaisant était constitutif à lui seul d’un acte de contrefaçon et ce, indépendamment de son exploitation.  

La Cour en a pourtant déduit l’exact opposé dans ses arrêts Com 13 oct. 2021 FS+B n°19-20.504  et Com. 13 oct. 2021 FS-Dn°19-20.959.

En l’espèce, le premier arrêt concerne la société Wolfberger qui, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Domaine Lucien Albrecht, a acquis le fonds de commerce de celle-ci, lequel comprenait notamment plusieurs marques françaises, communautaires et internationales parmi lesquelles les marques LUCIEN ALBRECHT et WEID.

Par la suite, les anciens dirigeants de la société Domaine Lucien Albrecht ont cherché à déposer en tant que marques plusieurs signes se rapprochant beaucoup des marques cédées à la société Wolfberger, tels que LE WEID DE JEAN ALBRECHT ou FAMILLE ALBRECHT.

Bien que l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ait refusé d’enregistrer ces marques, la société Wolfberger a intenté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des nouvelles sociétés des anciens dirigeant de Wolfberger.

Le second arrêt concerne quant à lui la société Malongo et deux de ses concurrentes, les sociétés Technopool et Ets Unic.

La société Malongo est titulaire depuis 2005 de la marque verbale française XPOD et depuis 1994 d’un brevet européen publié sous le titre « Machine automatique pour la préparation d’infusions de boissons chaudes ». La société Technopool est titulaire des marques semi-figuratives française, communautaire et internationale Z POD, tandis que la société Ets Unic fabrique des machines à café nommées « Pony », dont le groupe d’infusion lui est fourni par une filiale de la société Technopool.

Considérant que la machine à café « Pony » contrefaisait certaines des caractéristiques revendiquées dans le brevet européen dont elle était titulaire, et ayant appris que la filiale de la société Technopool s’apprêtait à commercialiser une machine à café sous la marque rZ POD , la société Malongo a assigné ses concurrentes en contrefaçon du brevet européen, concurrence déloyale, contrefaçon de la marque XPOD et annulation de la marque Z POD.

Dans ces deux cas soumis aux juges, il était question de savoir si le simple dépôt d’une marque ou d’un brevet en dehors de toute utilisation, pouvait suffire à caractériser un acte de contrefaçon.

Les deux arrêts suivent un raisonnement identique et pour se faire, les juges de la chambre commerciale ont raisonné à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Ainsi, tels qu’interprétés, il résulte des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu'une telle demande, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.

Partant de ce postulat, la Cour a légitimement conclu qu’aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne pouvait s’opérer et, par conséquent, qu’aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque ne sont susceptibles de se produire.

O. Beal

Y. Lorang